Q: 상호 비밀유지계약을 맺고 제품개발을 진행중인 '을'업체입니다. 상대방 '갑'회사에서 데이타를 제공할테니 저희 제품 특허에 공동명의로 참여하고 싶다는 의사를 표명해왔습니다. 저희쪽에서도 공동 작업을 하고 싶으나, 가능하면 소유권이 아닌 실시권을 주는 방향으로 계약을 맺고 싶습니다. 적절한 양식을 조언해주시면 매우 감사하겠습니다. 

A : 데이터를 제공받는 반대급부로 공동명의로 출원하거나 무상의 전용실시권을 부여하는 방식을 고려하시는 것으로 보입니다. 전용실시권을 갑에게 부여하는 경우에는 일종의 라이센싱계약으로 처리하고 해당 사실을 특허원부에 기록해야 합니다.

  전용실시권에 관한 계약서는 첨부된 서울대학교의 계약서 양식을 참조하시어 수정하시면 됩니다. 다만 전용실시권을 설정하려는 구체적인 아이템과 기간 등을 반드시 명시하셔야 분쟁이 일어나질 않습니다.

  공동출원하시는 것은 해당 발명에 대한 소유권을 공유하시는 것으로 라이센싱 계약과는 전혀 다른 것입니다. 특허가 만료되는 기한 약 20년동안 상대기업과 관계를 맺게 되는 것으로 상대방 기업에 대한 신뢰가 대단히 높지 않은 이상 구사하기 어려운 전략입니다. 따라서 공동출원은 신중한 접근이 필요합니다. 공동출원에 대한 계약서는 따로 없지만 전용실시권 계약서를 준용하시어 작성하시면 됩니다. 출원대상 아이템의 명시, 개량발명의 처리는 반드시 포함하도록 하시기 바랍니다.

외국특허청의 심사진행사항 확인 하실 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- 미국 특허청 : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

- 일본 특허전자도서관 : http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl

- 유럽 EPOLINE(online public file inspection service) :
   http://ofi.epoline.org/view/GetDossier

국가연구개발사업의관리등에관한규정 제3조(국가연구개발사업의 기획 등)를 보면,

① 중앙행정기관의 장은 연구개발사업을 추진하고자 하는 경우에는 그에 대한 기술적, 경제적 타당성 등에 대한 사전조사 또는 기획연구를 수행하여야 한다.
② 중앙행정기관의 장은 제1항의 규정에 의한 사전조사 또는 기획연구를 함에 있어서 응용 및 개발단계의 국가연구개발사업의 경우에는 국내외 특허동향을 조사하여야 한다. 다만, "중소기업기본법"제2조제1항의 규정에 의한 중소기업이 주관연구기관이 되어 수행하는 2년 이내의 단기사업의 경우에는 그러하지 아니한다.

라고 규정되어 있습니다.

이외에도 연구기획수행시 특허동향분석을 통한 해당기술분야의 경쟁적 상황파악 및 지재권획득 전략수립이나 연구기획과제 평가시 특허동향분석에 대해 일정부분 반영하는 경우 등 다양하게 활용되고 있습니다.

비밀정보가 유출되는 경우를 보면 크게 몇가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

1. 연구팀원의 부주의하거나 의도적인 정보공개
이 경우는 실험실 소속 연구자가 의식/무의식적으로 연구내용을 공개하는 경우로 사소한 내용에서부터 중대한 부분까지 다양하게 공개될 수 있으며, 이는 불측의 손해를 가져올 수 있습니다.
따라서 실험실내의 모든 연구자가 인식할 수 있도록 비밀정보에 대해 공감을 하고 주의 할 수 있도록 연구원서약서나 정보비공개 서약서 등을 작성하는것도 인식전환에 도움이 될 것으로 보입니다.

2. 공동연구시 외부 연구팀과의 정보교환
대학과 대학간이나 대학과 기업간의 공동연구시 연구결과를 논문으로 먼저 발표하는 경우나, 참여연구원이 경쟁기업에 취업하는 등의 경우로 비밀이 유출될 수 있습니다. 이러한 대학의 비밀정보관리부실은 기업이 대학과 공동연구를 하는데 걸림돌이 될 수 있습니다. 이 경우 비밀유지계약서등을 통해 서약을 하고, 정보관리규정 등을 두는것이 좋습니다.

3. 연구성과의 상업적 이용시 협상과정에서의 정보 공개
연구결과에 대한 특허권을 매도하거나 라이센싱계약을 체결하는 등 상업적 이용을 위해서는 불가피하게 연구내용을 일정부분 공개하게 되는데 이러한 경우 계약 등이 성립되지 않으면 연구결과가 공개되는 경우로 볼 수 있습니다. 이러한 경우는 불가피한 경우이기 때문에 반드시 비밀유지서약서 등의 서명을 받는것이 중요합니다.

4. 기타
종업원의 채용 인터뷰나 외부 방문자, 퇴직자 등에 의해서도 비밀정보가 공개될 수 있습니다.
교환교수나, 교환학생등 외부연구자의 경우에도 비밀유지계약서를 받을 필요가 있으며, 퇴직자의 비밀유지 규정 등은 대학의 기술이전기구 등과 협력하는것이 효율적일것으로 보입니다.

최근 몇몇 정부출연 연구소에서 협약한 조건은 수수료를 20%로 적용했습니다.

직무발명으로 이루어진 발명이라면 모두 승계하는 것이 타당하다고 봅니다.

기술이전 가능성이 있는 특허권을 선별하는 것도 어려운 일이지만, 우선 승계절차를 거치고 향후 가치평가 등으로 위원회에서 연차유지 또는 포기에 대한 결정을 하는 것이 옳을 것 같습니다.

위원회에서 선별 후 승계하기에는 발명의 평가에 따른 비용문제, 그에 따른 시간, 심의의 정확성 등의 문제들이 발생될 것입니다.

모두 승계하고, 향후 연차유지 결정시에, 기술성(개발단계, 기술지배력, 대체기술), 시장성(시장규모, 범용성, 제품수명주기), 환경성(상용화 여건, 신기술 출현 속도) 등을 감안하여 유지 또는 포기 결정을 하여야 하는 것이 효율적이라 판단됩니다.

산업재산권 관리규정 제정 이전에 특허출원 또는 등록된 건에 대해서는 일괄적으로 명의이전 하면 될 것이며, 새로운 특허는 규정에 따라 발명신고를 받아서 직무발명여부를 결정하면 될 것입니다.

국가지정연구센터 등 국가 연구과제로부터 발생된 특허권은 당연히 학교 명의로 전환되어야 합니다.

명의이전 대상을 선별하는 것은 센터와 협의해야 할 문제가 아니고 국가 연구과제라면 당연히 학교 명의로 하여야 하며, 그 외 직무발명여부를 위원회에서 결정하면 될 것 같습니다.

학교 명의로 이전한 특허에 대해서는 당연히 학교에서 유지비를 부담해야 할 것이며 유지할 것인가 포기 할 것인가를 위원회에서 결정하면 될 것입니다.

과학재단규정에 의하면 전체연구비 중 관리간접비로 6.5%는 센터소장 결재로 사용할 수 있으므로 내부적인 의견을 조율하여 연구센터에서 부담하여도 문제가 없을 것 같습니다.

명의이전 절차는 간단하게 처리됩니다.

양도 양수 서류(양도인 인감날인)와 인감증명, 주민등록초본(출원시 주소와 현주소가 틀릴 경우)을 특허청에 접수하던가 아니면 대리인(특허사무소)에 위임하면 됩니다.

성공사례금은 대리인 비용을 말하는 것 같은데, 연구비에 계상된 산업재산권 처리비 또는 학교예산으로 활용하여야 할 것입니다.

우선 국가에서 지원하는 센터(SRC, ERC, RRC, 창의단 등등)등은 규모가 크며, 국가에서 산업재산권 비용을 지원하고 있으나, 과학재단은 기초연구사업인 경우에는 연구비에 특허비용을 갑접비로 계상할 수 있으며, 연구종료후 3년까지 사용할 수 있도록 허용하고 있으며, 향후 5년까지로 확대 적용을 위한 검토를 하고 있는 것으로 알고 있습니다.

그리고 그런 센터에서 발생되는 특허는 당연히 주관기관명의(대학명의)로 출원되어야 합니다.

학교가 권리를 가지고 있는 특허권을 발명자인 교수가 실시하는 것을 자가실시라고 표현하는 것으로 보여집니다.

우선 학교에서 발명자의 창업을 창업규정에 따라 승인하였는지, 승인하였다면 창업 규정을 따르면 되겠지만, 승인하지 않은 경우라면 일반적인 학교의 기술이전 절차를 따라야 할 것으로 판단됩니다.

교수개인이 적법한 절차를 거치지 않고 사업자등록이나 법인설립을 할 수 없으므로, 기본적으로 자가실시란 용어는 맞지 않는 것으로 판단됩니다.